Con la sentenza C-132/25 del 23 aprile 2026, l’VIII Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato incompatibile con l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE la prassi interpretativa italiana – in materia di diritto industriale – che permetteva la “stabilizzazione” delle inibitorie cautelari in assenza dell’instaurazione del giudizio di merito. La pronuncia, rifiutando un orientamento giurisprudenziale interno ampiamente consolidato, ha ridefinito il rapporto tra l’effettività della tutela dei diritti e le garanzie difensive del convenuto.

La decisione affronta una questione di compatibilità, sollevata dalla Cassazione, tra la direttiva Enforcement e le disposizioni del c.p.i. in materia di tutele cautelari anticipatorie.

In particolare, l’art. 9 della Direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di predisporre un insieme di misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. I parr. 1 e 2 prevedono che le autorità giudiziarie possano adottare, su richiesta degli aventi diritto, provvedimenti provvisori mirati alla prevenzione o interruzione della violazione. Mentre, la provvisorietà di tali misure è garantita dal par. 5, il quale prevede che esse siano revocate o cessino di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l’attore non promuove l’azione di merito entro un periodo ragionevole.

Nel diritto interno, le norme interessate dalla pronuncia sono sancite dagli artt. 131 e 132 del codice della proprietà industriale. L’art. 131 c.p.i. conferisce al titolare di un diritto di proprietà industriale la facoltà di domandare – al giudice competente – un’inibitoria finalizzata alla cessazione delle violazioni imminenti di tale diritto. L’art. 132 co. 3 c.p.i. disciplina il regime di efficacia dei provvedimenti cautelari nei casi in cui il giudizio di merito non venga instaurato nei termini stabiliti dal giudice o comunque previsti dalla legge. Il co. 4 del medesimo articolo, derogando a quanto espresso nei precedenti, dispone che i termini sanciti dal co. 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e ai provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi, l’instaurazione del giudizio di merito non è condizione necessaria per la conservazione della misura, ma è rimessa alla volontà delle parti.

Ciò che maggiormente rileva è l’interpretazione che le corti hanno fornito dell’art. 132 co.4 c.p.i.. Queste, infatti, hanno qualificato le inibitorie come provvedimenti anticipatori degli effetti del giudizio di merito, conferendo loro un’efficacia definitiva nei casi di mancata instaurazione del procedimento principale.

La controversia che ha condotto a tale rivoluzione sistematica trae origine dalla controversia tra  Villa Ramazzini S.r.l., titolare del marchio figurativo “Mò Mò”, e M.M. Ristorazione, utilizzatrice del segno distintivo “Mò Mò Pizza, Sapori e Salute”. Villa Ramazzini presentò un’istanza di tutela cautelare dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di M.M. per ottenere la rimozione del suddetto segno distintivo dall’insegna della convenuta. Con ordinanza del 22 marzo 2018 il Tribunale accoglieva l’istanza, disponendo una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

La convenuta si oppose con una declaratoria di inefficacia dell’ordinanza cautelare invocando la mancata instaurazione del giudizio di merito entro i termini stabiliti dall’art. 132 co.3 c.p.i. –modellato sull’art. 9 par. 5 della Direttiva Enforcement –. L’8 luglio del 2020 il Tribunale di Roma si pronunciava negativamente sulla declaratoria di inefficacia. La sentenza si fondava sull’assunto che il provvedimento emesso nei confronti della M.M. Ristorazione non fosse provvisorio, bensì anticipatorio degli effetti della sentenza di merito, dunque rientrante nel regime del quarto comma del 132 c.p.i. e “stabilizzato” in assenza di instaurazione del procedimento principale. La soccombente impugnò il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che respinse il gravame con una pronuncia in linea con la giurisprudenza italiana. In tale sede il giudice motivò che le inibitorie ex art. 131 c.p.i. erano da considerare come provvedimenti anticipatori che, acquisita stabilità, avrebbero garantito in via definitiva i diritti del ricorrente. Pertanto, detti provvedimenti sarebbero stati disciplinati dall’art. 3 della direttiva 2004/48 – espressione del principio di economia processuale – e non dall’art. 9 della stessa.

A tal punto, la M.M. Ristorazione propose ricorso per Cassazione deducendo due motivi: il primo concernente la violazione dell’art. 9 della Direttiva 2004/48 e dell’art. 132 c.p.i. e il secondo riguardante la violazione dell’art. 3 della direttiva. Secondo la ricorrente, l’art. 9 avrebbe spiegato i propri effetti anche verso i provvedimenti anticipatori, quali le inibitorie, mentre l’art. 3 non avrebbe ostato a tale interpretazione poiché ispirato ai principi di economia processuale.

La Cassazione ricostruì la questione di diritto rilevando un possibile contrasto interpretativo tra la disciplina interna dell’inibitoria ex artt. 131 e 132 c.p.i. e quella delle ingiunzioni interlocutorie descritte nell’art. 9 par. 5 della direttiva 2004/48. Pertanto, non rintracciando una soluzione né in dottrina né in giurisprudenza, sospese il procedimento e rimise la questione alla Corte di giustizia.

La CGUE si è pronunciata confermando l’incompatibilità. Il giudice europeo ha motivato che la Direttiva Enforcement dev’essere interpretata in conformità con gli obblighi internazionali rappresentati dagli accordi TRIPS. Inoltre, citando la sentenza CeramTec, (19 giugno 2025, causa C‑17/24, EU:C:2025:455) ha precisato che è opportuno interpretare le disposizioni della direttiva considerando non solo l’elemento testuale ma anche il contesto in cui essa si colloca e gli obiettivi per i quali è stata emanata.

Ciò premesso, la Corte ha sostenuto la lettura del par. 5 in combinato disposto con i parr. 1 e 2 dell’art. 9 della Direttiva 2004/48, spiegando che anche i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sono sottoposti alla disciplina del par. 5. Ciò implica che in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito entro i termini prescritti, il convenuto ha il diritto di domandare la caducazione delle misure di cui è destinatario. In conclusione, la perdita d’efficacia dei provvedimenti non è automatica, ma si verifica con la mancata instaurazione del procedimento di merito e con la contestuale istanza di revoca promossa del convenuto.

La Corte ha inoltre richiamato l’art. 3 della direttiva 2004/48, il quale impone che i rimedi giurisdizionali predisposti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale siano leali, equi ed effettivi e che le relative misure d’attuazione, siano rispettose del principio di proporzionalità. In tale prospettiva, il giudice ha interpretato l’art. 3 in combinato disposto con l’art. 9, par. 5, della direttiva, statuendo che le misure provvisorie non possono permanere in vigore sine die in assenza di una pronuncia sul merito della controversia.

Sul punto, la Corte ha citato la sentenza Phoenix Contact (28 aprile 2022, causa C‑44/21, EU:C:2022:309), rammentando che l’art. 9 par. 5 è stato predisposto dal legislatore europeo al fine di controbilanciare gli effetti delle misure cautelari celeri ed efficaci con la tutela del diritto di difesa del convenuto.

Concludendo, il giudice europeo ha censurato l’interpretazione del giudice del rinvio poiché orientata verso il principio di economia dei giudizi e non, invece, a favore della salvaguardia dei diritti della difesa. Inoltre, ha affermato che, le disposizioni contenute negli artt. 3 e 9 della Direttiva Enforcement conformemente a quanto stabilito dell’art. 50 degli Accordi TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non consentono agli Stati membri di derogare tale apparato normativo.

Da ultimo, la Corte affrontando la questione relativa l’inquadramento dei provvedimenti anticipatori, ha affermato che questi non sono stati concepiti dal legislatore come giuridicamente definitivi, ma soltanto come provvisori.  Così, se le inibitorie venissero emesse nei confronti del convenuto e non fosse stato instaurato il relativo procedimento di merito o non fossero state opposte, esse sarebbero idonee a definire la controversia, ma non per questo acquisirebbero un regime giuridico differente da quello della provvisorietà.

Pertanto, l’ottava sezione della CGUE ha dichiarato che l’art. 9 par. 5, della direttiva 2004/48/CE, deve essere interpretato nel senso che «esso osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti».

La pronuncia della CGUE incide notevolmente sulla prassi della “stabilizzazione” delle inibitorie che per anni ha interessato il diritto IP italiano. Secondo la nuova impostazione l’inibitoria deve tornare ad assolvere il ruolo per cui è stata predisposta, ossia di strumento provvisorio e celere per la tutela dei diritti, e, conseguentemente, il giudizio di merito riacquista il suo ruolo sistemico di sede preposta al pieno accertamento dei diritti.

Per concludere, merita di essere evidenziato che la decisione del giudice europeo è suscettibile di spiegare i suoi effetti nei confronti delle inibitorie già emanate. Tali misure, se non seguite nei termini prescritti dall’instaurazione del giudizio di merito, sarebbero suscettibili di caducazione se opposte dal convenuto.